Diese Frage fällt bei der Entwicklung von Produktbezeichnungen immer. Dabei wird ein großes Wort gelassen ausgesprochen - wie genau soll man das bitteschön halbwegs zuverlässig prüfen?
Ob Sie daher selbst als Marketingverantwortlicher am Brainstorming teilnehmen oder als Rechtsabteilung den Ball zugespielt bekommen: es lohnt sich, wenn man eine Markenrecherche inhouse erledigen kann, und zwar schnell und ausreichend zuverlässig.
Wir möchten Ihnen das grundsätzliche Rüstzeug an die Hand geben, damit die Entwicklung Ihrer Produktbezeichnungen künftig leichter von der Hand geht.
Nachstehend erläutern wir Ihnen die verschiedenen Schritte auf dem Weg zu einer guten Produktbezeichnung im Stil einer Gebrauchsanleitung - und zwar unter Nutzung kostenlos verfügbarer Datenbanken.
Sie haben ein neues Produkt entwickelt, sich eine Persona ausgedacht, die der Idealkäufer Ihres Produkts ist, und müssen nun noch eine Produktbezeichnung finden, die Sabine, ledige Mitverzigerin mit Vorliebe für Tennis und Cabrios, so richtig vom Hocker haut. Außerdem sollte die Bezeichnung zum übrigen Portfolio passen und so ein bisschen Toscana atmen.
Die ersten Vorschläge schaffen es in die engere Wahl - und das ist der Zeitpunkt, wo die ersten Entscheidungen mit Blick auf Markenrechte anstehen.
Warum?
Weil es nicht nur darum geht, Trittbrettfahrer abzuwehren. Es geht auch nicht nur darum, nicht in ein Fettnäpfchen zu treten und eine eigene Markenverletzung zu vermeiden.
Es geht maßgeblich auch darum, dass Ihnen nicht zwei Jahre nach erfolgreicher Produkteinführung irgendein Konkurrent reingrätscht und Ihre Produktbezeichnung seinerseits markenrechtlich schützt.
Das geht nämlich, wenn sie nicht selbst eine Marke angemeldet haben. Wenn das passiert, müssen Sie Ihre Produkte aus dem Vertrieb zurückrufen, die Produktverpackungen shreddern, Ihre SEO-Aufwendungen abschreiben, die Produkt-Website offline nehmen und von vorn anfangen.
Sowas ist Käse, also: die Marke von Anfang an mitdenken. Mit einer Markenrecherche finden Sie dabei nicht nur heraus, ob ein Begriff noch "frei" ist; sie ermitteln auch, ob eine eigene Markenanmeldung möglich ist.
Zurück ins Meeting: Sie haben gerade einen Sturm in Ihren Gehirnen entfesselt und einen Schwung von Bezeichnungen gefunden, die mehr oder weniger ihren Anforderungen entsprechen.
Wenn Sie an diesem Punkt weiter filtern möchten, sollten Sie sich ganz bewusst die Frage stellen: brauche ich wirklich einen beschreibenden Anklang oder bin ich mit einer Fantasiebezeichnung gut aufgestellt?
Davon hängt nämlich einiges ab: als Marke ist nur schutzfähig, was über sogenannte "Unterscheidungskraft" verfügt - also geeignet ist, die Produkte eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.
Daran fehlt es, wenn die Produktbeschreibung nur das Produkt selbst, seine Nutzer oder eine Art und Weise seiner Benutzung beschreibt.
Schönes Beispiel: "Die Mannschaft".
Das hatte der Deutsche Fußballverband sich fein ausgedacht: "Mensch! Die Mannschaft! So einfach wie genial! Jeder weiß, was gemeint ist!"
Jupp. Unter anderem auch das Deutsche Patent- und Markenamt, das die Markenanmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen hat - und zwar für alle denkbaren Waren und Dienstleistungen; der DFB hatte natürlich nicht gekleckert und versucht, den Begriff für nahezu alles zu schützen.
Das hat nicht hingehauen: ob es nun Kochbücher oder Schmuckstücke sind - werden sie mit der Bezeichnung "Die Mannschaft" beworben, glaubt man halt, dass es sich um Kochbücher oder Schmuck für Leute handelt, die gern Mannschaftssport betreiben.
Ersparen Sie sich so ein peinliches Debakel und setzen Sie auf etwas mit mehr Fantasie - auch im Übrigen tun Sie sich damit einen Gefallen, denn wenn Sie nicht gerade der größte Sportverband der Welt sind, möchten Sie ja auch, dass Ihre Bezeichnung als "echte Marke" verstanden wird - und nicht nur als Synonym des Verpackungsinhalts.
Damit sind wir beim nächsten wichtigen Punkt:
Marken werden immer nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen geschützt (eine Ausnahme bilden berühmte Marken: die gewähren Schutz für alle Waren oder Dienstleistungen).
Um für mehr Übersicht zu sorgen, wurde schon vor mehr als 100 Jahren ein System ersonnen, mit dem die üblichen Waren und Dienstleistungen in Klassen eingeteilt werden, die sogenannte Nizza-Klassifikation (benannt nach dem entsprechenden Abkommen, das in Nizza getroffen wurde).
Damit ist gewährleistet, dass man bei der Recherche nach älteren Marken - das kommt gleich - nicht den gesamten Markenbestand überprüfen muss und sich irgendwo eine Marke mit Schutz für eine Ware findet, die zwar eine völlig abwegige Bezeichnung hat, aber trotzdem zu der ähnlich ist, für die Sie Ihre Marke anmelden möchten. Gute Idee.
Wenn wir also gleich nach älteren Marken recherchieren wollen, müssen wir zunächst einmal schauen, für welche Waren oder Dienstleistungen Sie selbst Schutz benötigen. Dazu gibt es ein praktisches Tool:
Das ist ein Angebot des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum.
In einem ersten Schritt schreiben Sie alle Waren oder Dienstleistungen auf, für die Sie Ihre künftige Produktbezeichnung verwenden wollen.
Im zweiten Schritt bestimmen Sie die richtige(n) Nizza-Klasse(n).
Nehmen wir an, Sie möchten unter Ihrer Produktbezeichnung Schuhe verkaufen: geben Sie den Begriff oben links in das Suchfenster ein und Sie werden feststellen, dass etwa Klasse 25 für Sie die Waffe der Wahl sein dürfte.
Geben Sie alle Waren oder Dienstleistungen nacheinander ein, für die Sie die Bezeichnung nutzen möchten. Wenn Sie keine Treffer erzielen, suchen Sie nach Oberbegriffen - und wenn gar nichts geht, schauen Sie einmal beim Deutschen Patent- und Markenamt vorbei: dort gibt es nämlich eine sehr ausführliche Darstellung des Nizzasystems mitsamt einer ebenfalls sehr ausführlichen Anleitung, wie man seine Ware zutreffend einordnet.
Im Normalfall reicht aber die Suchmaschine TMCLASS; tiefer werden Sie absehbar nicht einsteigen müssen.
Voilà: Sie haben ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit der passenden Zuordnung zu der jeweiligen Nizzaklasse.
Jetzt geht's ans Eingemachte: wir recherchieren nach älteren Rechten.
Dabei muss man sich im Ausgangspunkt klar machen: Marken gewähren nicht nur Schutz gegen eine identische Übernahme, sondern auch gegen verwechslungsfähig ähnliche Benutzungshandlungen.
Es nützt daher nichts, wenn man bei der Suche in den verschiedenen Registern keine identischen Treffer hat - man muss schon ein bisschen mehr Aufwand treiben und auch nach ähnlichen Zeichen suchen.
Zum Glück geht sowas heutzutage elektrisch, nämlich hier:
Ein Wort der Warnung: das Ding sieht aus wie Google, aber das ist nicht Google. Richtige Ergebnisse erzielen Sie nur, wenn Sie systematisch vorgehen. Und das erklären wir Ihnen hier.
Im Ausgangspunkt ist es wichtig zu wissen, dass es inzwischen eine deutlich sechsstellige Zahl von Marken mit Schutz allein für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gibt.
Da das Alphabet nur 26 Buchstaben hat: es ist gerade bei kurzen Bezeichnungen sehr wahrscheinlich, dass es bereits ältere ähnliche Zeichen gibt.
Um den Prüfungsaufwand im Zaum zu halten, sollten Sie daher zwingend vom Feinen zum Groben vorgehen.
1. Klicken Sie daher als erstes auf "Erweiterte Suche".
2. Geben Sie dort unter "Wortlaut der Marke" Ihre Bezeichnung ein; wenn sie aus mehreren Worten besteht, setzen Sie sie in Anführungszeichen.
3. Geben Sie unter "Nizza-Klasse" die vorhin ermittelten, für Sie relevanten Klassen ein.
4. Klicken Sie dann auf "Suchen" - ein "Enter" hilft Ihnen übrigens nicht weiter.
Sie erhalten eine Ergebnisübersicht, bei der Sie schnell feststellen werden, dass Ihnen auch Ergebnisse etwa aus dem indischen oder mexikanischen Markenregister angezeigt werden.
Sollten diese Ergebnisse für Sie relevant sein, ist Ihre Reise hier zu Ende: sie brauchen Hilfe vom Profi – die Planung einer weltweiten Markenkampagne sprengt nämlich den Rahmen dieses Tutorials und ist außerdem insgesamt so teuer, dass Sie sich dafür schon jemanden gönnen sollten, für dessen Rat eine Haftpflichtversicherung gerade steht.
Wenn Sie dagegen auf den deutschen oder europäischen Markt zielen, geht es hier weiter:
5. Klicken Sie auf den Button „Filter“, dann auf den Reiter „Ämter“ links und aktivieren Sie dann die Checkbox „EU-Ämter auswählen“. Klicken Sie dann auf „Filter“ oben rechts.
Und da isses: eine Übersicht über die möglicherweise relevanten älteren Marken.
Das Ergebnis ist Ihnen immer noch zu unübersichtlich?
Wenn Sie nur Ergebnisse anzeigen lassen möchten, die für den deutschen Markt relevant sind, hilft Ihnen die Filtereinstellung „Schutzgebiete“ weiter. Es ist zwar mit einiger Klickerei verbunden, aber wenn Sie alle Schutzgebiete außer „DE-Germany (42)“ abwählen, werden Ihnen nur Marken angezeigt, die Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland gewähren.
Mit etwas weniger Klickerei könnten Sie sich diese Suchergebnisse auch über die in einem schicken 90er-Jahre-Look gehaltene Suchmaschine des Deutschen Patent- und Markenamtes anzeigen lassen – diese gestattet allerdings keine unscharfe Suche und ist daher für unsere Zwecke nicht ausreichend zuverlässig. Sie sollten also bei TMVIEW bleiben.
Klicken Sie nun auf die Ergebnisse Ihrer Recherche, die sich daraufhin in einem in die Benutzeroberfläche von TMVIEW eingebetteten Tab öffnen. Der Versuch, den Link in einem neuen Browser-Tab zu öffnen scheitert übrigens – versuchen Sie es gar nicht erst.
Welche Treffer übrigens als mögliche Hindernisse in Betracht kommen, entscheiden Sie nach den Kriterien, die wir gleich unter dem Stichwort „Auswertung“ erläutern. Als Daumenregel sollten Sie allerdings berücksichtigen: Auch Treffer, bei denen Ihre Bezeichnung lediglich einer von mehreren Bestandteilen ist, kommt grundsätzlich als entgegenstehendes Zeichen in Betracht.
Haben Sie bereits in diesem Stadium fünf Treffer, bei denen eine identische Bezeichnung Schutz in den für Sie relevanten Klassen und Gebieten beansprucht: Zurück ans Reißbrett.
Zwar gibt es immer – wie wir noch zeigen werden – Mittel und Wege, auch bei scheinbar eindeutigen Treffern noch eine Lücke im Zaun zu finden.
Wenn ein Begriff allerdings dermaßen „besetzt“ ist, steigt das Risiko zwar nicht bezogen auf jeden einzelnen Treffer, aber in einer Gesamtschau nach unserer Erfahrung soweit an, dass man sich den Analyseaufwand von vornherein sparen kann.
Hängt Ihr Herz an einer bestimmten Bezeichnung, sollten Sie jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt:
Die dann erforderliche Risikoanalyse erfolgt definitiv außerhalb des Nichtschwimmerbereichs; ohne markenrechtliche Spezialkenntnisse geht dann nichts mehr.
Solche Fälle sind allerdings die Ausnahme: In vielen Fällen und insbesondere bei längeren Zeichnen fällt die Trefferliste gar nicht einmal so lang aus.
Dann können Sie nun den nächsten Schritt bei Ihrer Recherche machen: Sie haben jetzt alle potenziellen Treffer in einzelnen Tabs geöffnet und wechseln zurück in das Fenster mit den Suchergebnissen.
Dort klicken Sie wieder auf „erweiterte Suche“ und aktivieren den Button „unscharfe Suche“.
Die Voreinstellung einer Unschärfe von 70% steht dort nicht ganz zufällig: Das ist ein für die Praxis tauglicher Wert, den Sie unverändert lassen können.
Die nun erscheinende Trefferliste fällt schon etwas länger aus. Auch hier können Sie – basierend auf den gleich erläuterten Kriterien – eine Vorauswahl treffen und nur die Treffer in einem Tab öffnen, die nicht von vorne rein als abwegig raus fallen.
Achtung: Die Anzahl der Tabs ist leider begrenzt. Sie sollten daher zwingend in strenger Reihenfolge von oben nach unten vorgehen. Ist die Höchstmenge an geöffneten Tabs erreicht, können Sie mit der Auswertung der zunächst geöffneten Tabs beginnen und diese sukzessive schließen.
Merken Sie sich beim letzten offenen Tab die dort angezeigte Marke. Haben Sie dieses Tab geschlossen, fahren Sie unterhalb dieses Zeichens in Ihrer Trefferliste fort und öffnen den nächsten Schwung Marken.
Jetzt wird's tricky: Wir findet man heraus, ob eine bestehende Marke mit dem eigenen Wunschzeichen kollidiert?
Eins vorweg: Werfen Sie Ihren gesunden Menschenverstand über Bord.
Die markenrechtliche Ähnlichkeitsprüfung hat nichts damit zu tun, ob man persönlich ein Zeichen nun irgendwie ähnlich findet oder nicht – das folgt vielmehr von der Rechtsprechung über Jahrzehnte entwickelten Kriterien, was mitunter zu durchaus überraschenden und vom eigenen Empfinden abweichenden Ergebnissen führen kann.
Und weil es so komplex ist, schreiben wir hier kein Lehrbuch für angehende Juristen, sondern stellen die Sachen etwas handfester dar: In einem Video.
Das sieht dann so aus:
Sie haben jetzt mit einigem Aufwand verglichen – sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die ein oder andere ältere Marke doch ziemlich genau quer zu Ihrem Vorhaben liegt.
Auch hier ist allerdings das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Es gibt nämlich noch außerhalb des Registers liegende Umstände, die bei einer Risikoabwägung zu dem Ergebnis führen können, dass Sie das Zeichen doch einsetzen können.
Das gilt insbesondere für eine Prüfung, ob die ältere Marke denn überhaupt benutzt wurde.
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung von Markenschutz in Deutschland und der Europäischen Union ist es nämlich, dass eine Marke auch tatsächlich genutzt wird. Geschieht das über einen Zeitraum von 5 ununterbrochenen Jahren nicht, kann die Marke nicht mehr gegen jüngere Zeichen oder Verletzungshandlungen in Ansatz gebracht werden und muss auf einen entsprechenden Antrag hin sogar gelöscht werden.
Während der ersten 5 Jahre nach Anmeldung gilt allerdings eine sogenannte Benutzungsschonfrist: Marken die jünger als 5 Jahre sind, können daher nie löschungsreif sein.
Bei ziemlich vielen Marken werden Sie feststellen, dass schon die äußeren Umstände dafür sprechen, dass der Markeninhaber gar nicht vor hatte, Sie ernsthaft zu benutzen. Das betrifft insbesondere sogenannte Vorratsmarken: Bei solchen Anmeldungen hat der Markeninhaber breit gestreut und Schutz in sehr vielen Nizza-Klassen beantragt, obwohl sein - online meist recherchierbares - Produktportfolio sehr viel kleiner ist.
Das Beispiel der Marke „Die Mannschaft“ passt prima: Der DFB stellt selbst verständlich weder Schmuck noch Kochbücher her; er spekuliert lediglich darauf, für seine Marke Lizenznehmer zu finden, die bereit sind, als Sponsor des DFB für die Nutzung der Marke zu bezahlen. Bei dieser Gelegenheit: Auch die Lizenzierung einer Marke gilt als rechtserhaltende Benutzung, wenn der Lizenznehmer die Marke entsprechend benutzt.
Sie erkennen eine Vorratsmarke also daran, dass der Umfang der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen so groß ist, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass ein Einzelunternehmen all diese Waren und Dienstleistungen tatsächlich herstellt oder erbringt.
Ist die Marke dann älter als 5 Jahre und ergibt Ihre Recherche, dass die für Sie relevanten Waren und Dienstleistungen gar nicht vom Portfolio des Markeninhabers umfasst sind, können Sie mit einer gewissen Risikobereitschaft den entsprechenden Treffer ignorieren.
Ein Restrisiko verbleibt natürlich - Sie haben ja keinen Einblick in eine etwaige Lizenzierungspraxis und können anhand öffentlicher Informationen auch nur teilweise nachvollziehen, was ein Unternehmen tatsächlich anbietet. Für eine praktische Handhabung reichen die öffentlich verfügbaren Informationen allerdings aus.
Das ist Ihnen alles noch nicht konkret genug?
Verständlich, ist ja auch ein ziemlich komplexes Thema. Weil es so greifbarer wird, haben wir einige ergänzende Hinweise in einem weiteren Video für Sie aufbereitet - bitteschön:
Das war eine ganze Menge Information - aber trotzdem: keine Angst vor großen Tieren. Wie bei allen Dingen hilft auch hier Routine sehr weiter. Und wenn Sie - gerade am Anfang - Ihrem eigenen Urteil nicht so ganz vertrauen, ist das ziemlich normal.
Das verwächst sich mit längerer Erfahrung.
Und wenn Sie eine Abkürzung möchten: nehmen Sie doch uns zu ihrem Sparringspartner. Schicken Sie uns Ihre Ergebnisliste (Tipp: TMVIEW hat oben links eine "Teilen"-Funktion!) und wir diskutieren gemeinsam Ihre Auswertung. Kostet das was? Kann passieren, vor allem wenn es umfangreich oder schwierig ist - aber keine Sorge: bevor wir es nicht ausdrücklich sagen, kostet es auch nichts.
Viel Erfolg mit Ihrer neuen Produktbezeichnung!
Mit der Übersendung Ihrer Nachricht willigen Sie ein, dass wir Sie auch künftig per Mail über Nützliches aus dem Bereich des Marken-, Design-, Urheber- und Wettbewerbsrechts informieren. Und zwar nur dann, wenn es auch einen praktischen Nutzen für Sie hat - versprochen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit formlos - unter anderem durch eine Mail an hello@franz.de - widerrufen. Aber warten Sie doch einfach mal ab - es wird interessant ;-)... Und: natürlich geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter.
Beachten Sie bitte unsere Datenschutzhinweise.